THE FASHION LAW EXCLUSIVE – Valentino ist nicht das erste Modehaus, das den Namen Valentino trägt. Die italienische Marke, die 1960 unter der Leitung ihres gleichnamigen Gründers Valentino Garavani gegründet wurde, ist zwar mit Sicherheit die berühmteste Marke der Welt, die einen solchen Namen trägt, mit ihrer außergewöhnlichen Couture, einer langen Liste prominenter Fans und einer Reihe begehrter Accessoires, doch ein Unternehmen mit einem ähnlichen Namen kam ihr zuvor. Als Garavani sein Geschäft eröffnete, war in Italien bereits ein anderer Mario Valentino im Geschäft, der zunächst Schuhe und später Lederwaren anbot und seit 1952 unter dem Namen Mario Valentino firmierte.
Die Valentino S.p.A. behauptet, dass die beiden Unternehmen „aufgrund ihrer ähnlichen Namen und sich überschneidenden Waren“ Probleme mit der Verwirrung der Verbraucher hatten, so dass sie 1979 ein Abkommen über die Koexistenz schlossen.
Gemäß dieser Vereinbarung, die die ähnlich benannten Modemarken aufgrund ihres jeweiligen „Wunsches, öffentliche Verwechslungen und Konflikte, gegenwärtig oder zukünftig, in jedem Teil der Welt zu vermeiden“, geschlossen haben, ist es Mario Valentino gestattet, „den vollständigen Namen Mario Valentino oder M. Valentino oder Valentino oder die Buchstaben MV oder V ausschließlich auf der Außenseite zusammen mit Mario Valentino auf der Innenseite und auf der Verpackung aller Waren aus Leder oder Kunstleder oder anderem Material zu verwenden und zu registrieren.“
Mario Valentino-Anzeigen
Dieses Abkommen diente fast vier Jahrzehnte lang als friedensstiftendes Element. In dieser Zeit fand die Marke Mario Valentino berühmte Fans in Jacqueline Kennedy Onassis, Elizabeth Taylor, Catherine Deneuve und eine lange Liste italienischer Schauspielerinnen und ging Kooperationen „mit Designern vom Kaliber eines Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Gianni Versace“ sowie mit dem berühmten Fotografen Helmut Newton ein, der Werbekampagnen für die Marke fotografierte.
Aber jetzt ist die von Garavani gegründete Valentino S.p.A. mit Mario Valentino einen Kampf um seinen Namen. Das italienische Modehaus beschuldigt Mario Valentino und seinen amerikanischen Lizenznehmer, „aktiv an einer Kampagne teilzunehmen, um den guten Ruf von Valentino auf dem US-amerikanischen Handtaschenmarkt zu schädigen.
Nach einer kürzlich ergangenen Entscheidung des Mailänder Gerichts, in der es um den Inhalt der 40 Jahre alten Koexistenzvereinbarung der Parteien geht, verstößt Mario Valentino gegen die Vereinbarung der Parteien, indem er „zahlreiche Handtaschenmodelle verkauft, die in einer Weise gekennzeichnet sind, die nach der Koexistenzvereinbarung nicht zulässig ist“, und damit „genau die Art von Verwirrung der Verbraucher hervorruft, die die Vereinbarung verhindern sollte“.“
Das Gericht von Mailand entschied im Mai, dass Mario Valentino sich nicht an den rechtsverbindlichen Vertrag der Parteien gehalten hat, der besagt, dass Mario Valentino „die Marke ‚V‘ oder ‚Valentino‘ auf der Außenseite seiner Handtaschen verwenden darf, aber nicht die Marken ‚V‘ und ‚Valentino‘ zusammen verwenden darf und außerdem die Marke ‚Mario Valentino‘ auf der Innenseite und der Verpackung aller Handtaschen verwenden muss, um eine Verwechslung der Verbraucher zu vermeiden.“
Später, am 22. Juni, hat Valentino S.p.A. Valentino S.p.A. hat seinen Kampf in die USA verlagert und bei einem Bundesgericht in Kalifornien Klage gegen Mario Valentino und seinen Lizenznehmer Yarch Capital, LLC eingereicht, denen vorgeworfen wird, dass sie aufgrund des Vertragsbruchs falsche Werbung, unlauteren Wettbewerb und die Verletzung von Geschmacksmustern betreiben.
Nach Angaben von Valentino S.p.A.haben Mario Valentino und Yarch Capital damit begonnen, „ihre Handtaschen mit Verpackungen und zugehöriger Literatur zu vermarkten, die die Taschen deutlich als von ‚Valentino‘ stammend ausweisen“ und das „V“-Logo von Valentino zu verwenden, was durch ihre globale Koexistenzvereinbarung untersagt ist, „während sie die Tatsache, dass es sich um Taschen handelt, die von Mario Valentino S.p.A.“ und nicht von Valentino S.p.A. Diese Praxis des Weglassens des Namens „Mario“ erstreckt sich auch auf eine kürzlich von Yarch Capital verschickte Pressemitteilung, um die Markteinführung der Mario Valentino-Handtaschenlinie zu bewerben, in der Valentino S.p.A. behauptet, „dass ‚Valentino‘ 20 Mal verwendet wird, ‚Mario Valentino‘ aber nur zweimal erscheint, davon einmal am Ende der Pressemitteilung.“
Valentinos Design-Patente (links)& Mario Valentino Taschen (rechts)
Um die Verbraucher zu verwirren, damit sie glauben, dass ihre Handtaschenkollektion mit Valentino S.p.A. gehört, wird in derselben Mitteilung „Valentino als eine der Top-Marken der Welt“ bezeichnet und der Designer als „ein weltweit bekannter Top-Designer“
Außerdem behauptet die Valentino S.p.A. behauptet, dass Mario Valentino und Yarch Capital die Preise ihrer Taschen erheblich erhöht haben, um „näher an den mit Valentino-Taschen assoziierten Preisen zu sein“, und „die Verwechslungsgefahr weiter erhöht haben, indem sie die Designs der Handtaschen von Valentino kopiert haben, einschließlich der Designs, die durch gültige Geschmacksmuster geschützt sind.“ (Die Stärke der Geschmacksmusteransprüche scheint angesichts der Unterschiede zwischen den Taschen der beiden Unternehmen zumindest etwas schwach zu sein; die Form der „Rock“-Tasche von Mario Valentino weist wohl eine größere Ähnlichkeit mit der Antigona-Tasche von Givenchy auf als die patentgeschützte Rockstud-Tasche von Valentino).
Dieses Verhalten, so behauptet Valentino S.p.A., sei „vorsätzlich und absichtlich“ und habe Valentino finanziellen und rufschädigenden Schaden zugefügt und werde dies auch weiterhin tun, unter anderem, weil die eigenen „Handtaschen entscheidend dazu beigetragen haben, den Wert der legendären Marke Valentino bis ins einundzwanzigste Jahrhundert zu erhalten.“ Valentino S.p.A. behauptet, dass seine Handtaschenkategorie – die ein Niveau von „Prestige“ erreicht hat, das die von Mario Valentino einfach nicht hatte – „in den letzten fünf Jahren über 700 Millionen Dollar Umsatz gemacht hat, über 100 Millionen Dollar in den Vereinigten Staaten.“
Valentino S.p.A. beantragt daher eine einstweilige Verfügung, mit der den Beklagten untersagt wird, „Handlungen vorzunehmen, die die Verbraucher hinsichtlich der Herkunft ihrer Waren täuschen oder täuschen könnten“, und Produkte zu verkaufen, die die durch ein Designpatent geschützten Handtaschen der Marke verletzen. Die Modemarke hat das Gericht ersucht, von den Beklagten „eine Rechnungslegung und die Zuerkennung aller Gewinne, Gewinne, Ersparnisse und Vorteile, die durch … unrechtmäßiges Verhalten erzielt wurden“, sowie die Zuerkennung der von den Beklagten erzielten Gewinne zu verlangen.
*Der Fall lautet Valentino S.p.A., gegen Mario Valentino S.p.A.; Yarch Capital, LLC, 2:19-cv-6306 (C.D.Cal.).