THE FASHION LAW EXCLUSIVE – Valentino n’est pas la première maison de mode à porter le nom de Valentino. Si la marque italienne – qui a vu le jour en 1960 sous l’égide de son fondateur éponyme, Valentino Garavani – est sans doute la marque la plus célèbre au monde à porter un tel nom, avec sa couture d’un autre monde, sa longue liste de fans célèbres et sa gamme d’accessoires très convoités, une société portant le même nom l’a en fait devancée sur le marché. Lorsque Garavani a ouvert sa boutique, un Mario Valentino non apparenté était déjà en activité en Italie, proposant des chaussures et, après cela, des articles de maroquinerie, opérant depuis 1952 sous le nom de Mario Valentino.
Presque dès le début, Valentino S.p.A. affirme qu' »en raison de leurs noms similaires et de leurs produits qui se chevauchent », les deux sociétés « ont connu des problèmes de confusion chez les consommateurs », ce qui les a poussées à conclure un accord de coexistence en 1979.
Selon cet accord, que les marques de mode aux noms similaires ont accepté de forger en raison de leur « désir respectif d’éviter toute confusion publique et tout conflit, présent ou futur, dans n’importe quelle partie du monde », Mario Valentino est autorisé à « utiliser et enregistrer le nom complet Mario Valentino ou M. Valentino ou Valentino ou les lettres MV ou V exclusivement à l’extérieur, ainsi que Mario Valentino à l’intérieur et sur l’emballage de tous les produits en cuir ou en similicuir ou autre matériau. »
Publicités Mario Valentino
Cet accord a rempli sa fonction pacificatrice pendant près de 4 décennies, au cours desquelles la marque Mario Valentino a trouvé des fans célèbres en Jacqueline Kennedy Onassis, Elizabeth Taylor, Catherine Deneuve, et une longue liste d’actrices italiennes, entre autres, et a entamé des collaborations « avec des designers du calibre de Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Gianni Versace », ainsi qu’avec le célèbre photographe Helmut Newton, qui a réalisé des campagnes publicitaires pour la marque.
Mais aujourd’hui, la société Valentino S.p.A. fondée par Garavani. est au milieu d’un combat à fort enjeu avec Mario Valentino au sujet de son nom, la maison de couture italienne accusant Mario Valentino et son licencié américain de « s’engager activement dans une campagne visant à échanger le fonds de commerce de Valentino sur le marché des sacs à main aux États-Unis. »
Selon une récente décision du tribunal de Milan centrée sur le contenu de l’accord de coexistence des parties, vieux de 40 ans, Mario Valentino va à l’encontre de l’accord des parties en « vendant de nombreux modèles de sacs à main étiquetés d’une manière qui n’est pas autorisée par l’accord de coexistence », donnant ainsi lieu « au type même de confusion des consommateurs que l’accord visait à empêcher. »
Le tribunal de Milan a jugé en mai que Mario Valentino n’a pas respecté le contrat juridiquement contraignant des parties, qui stipule que Mario Valentino est « autorisé à utiliser la marque ‘V’ ou ‘Valentino’ sur l’extérieur de ses sacs à main , mais n’est pas autorisé à utiliser les marques ‘V’ et ‘Valentino’ ensemble, et doit également utiliser la marque ‘Mario Valentino’ sur l’intérieur et l’emballage de tous les sacs à main pour éviter toute confusion chez les consommateurs. »
Plus loin dans le temps, le 22 juin, Valentino S.p.A. a porté son combat aux États-Unis, en déposant une plainte contre Mario Valentino et son licencié Yarch Capital, LLC devant un tribunal fédéral de Californie, et en alléguant qu’en raison de leur violation de l’accord, ils font de la publicité mensongère, de la concurrence déloyale et de la violation de brevet de design.
Selon Valentino S.p.A.Mario Valentino et Yarch Capital ont entrepris de » commercialiser leurs sacs à main avec des emballages et de la documentation connexe qui identifient de manière évidente que les sacs proviennent de « Valentino » » et d’utiliser le logo » V » de Valentino, comme l’interdit leur accord de coexistence mondiale, » tout en minimisant ou en omettant complètement le fait qu’il s’agit de sacs sous licence de Mario Valentino S.p.A. « , et non Valentino S.p.A. Cette même pratique d’omission du nom » Mario » s’étend à un récent communiqué de presse envoyé par Yarch Capital pour promouvoir le lancement de la ligne de sacs à main Mario Valentino, qui, selon Valentino S.p.A., » utilise ‘Valentino’ 20 fois, mais ‘Mario Valentino’ n’apparaît que deux fois, dont une fois enfouie au bas du communiqué de presse. »
Les brevets de design de Valentino (gauche) & Les sacs Mario Valentino (droite)
Afin de confondre les consommateurs en leur faisant croire que leur collection de sacs à main est affiliée à Valentino S.p.A. ce même communiqué qui qualifie » Valentino de l’une des meilleures marques au monde « , en référence à Mario Valentino, et qui qualifie son créateur de » nom de designer de premier plan que les gens connaissent dans le monde entier. «
Plus encore, Valentino S.p.A. affirme que Mario Valentino et Yarch Capital ont considérablement augmenté les prix de leurs sacs pour être « plus proches des prix associés aux sacs Valentino », et « ont encore renforcé le risque de confusion en copiant les modèles de sacs à main Valentino ‘s, y compris les modèles couverts par des brevets de design valides. » (La force des revendications de brevet de modèle semble être au moins un peu faible, étant donné les différences entre les sacs des deux sociétés ; la forme du sac « Rock » de Mario Valentino présente sans doute plus de similitudes avec le sac Antigona de Givenchy qu’avec le fourre-tout Rockstud protégé par un brevet de Valentino).
Un tel comportement, affirme Valentino S.p.A., est » volontaire et délibéré » et a causé et » continuera de causer à Valentino un préjudice financier et de réputation « , en partie parce que ses propres » sacs à main ont été essentiels pour maintenir la valeur de la marque légendaire Valentino au XXIe siècle « . Valentino S.p.A. affirme que sa catégorie de sacs à main – qui a atteint un niveau de « prestige » que celle de Mario Valentino n’a tout simplement pas – a « représenté plus de 700 millions de dollars de revenus au cours des cinq dernières années, plus de 100 millions de dollars aux États-Unis. »
Avec tout cela à l’esprit, Valentino S.p.A. demande une injonction interdisant aux défendeurs de « se livrer à des actes qui trompent ou sont susceptibles de tromper les consommateurs quant à la source de leurs marchandises », et de vendre tout produit qui enfreint ses sacs à main protégés par un brevet de conception. La marque de mode a demandé au tribunal d’exiger des défendeurs qu’ils produisent « une comptabilité et une attribution de tous les gains, profits, économies et avantages réalisés … conduite fautive », et pour une attribution des bénéfices réalisés par les défendeurs.
*L’affaire est Valentino S.p.A., v. Mario Valentino S.p.A. ; Yarch Capital, LLC, 2:19-cv-6306 (C.D.Cal.).