THE FASHION LAW EXCLUSIVE – Valentino non è la prima casa di moda a portare il nome Valentino. Mentre il marchio italiano – che ha avuto il suo inizio nel 1960 sotto la guida del suo fondatore eponimo Valentino Garavani – è facilmente il marchio più famoso al mondo ad avere un tale nome, con la sua couture ultraterrena, una lunga lista di fan delle celebrità e una serie di accessori ambiti, una società con un nome simile l’ha effettivamente battuta sul mercato. Quando Garavani ha aperto il negozio per la prima volta, un Mario Valentino non collegato era già in affari in Italia, offrendo calzature e poi pelletteria, operando dal 1952 con il nome di Mario Valentino.
Quasi fin dall’inizio, Valentino S.p.A. sostiene che “a causa dei loro nomi simili e della sovrapposizione dei prodotti”, le due aziende “hanno avuto problemi di confusione tra i consumatori”, spingendoli a stipulare un accordo di coesistenza nel 1979.
Secondo tale accordo, che i marchi di moda con nomi simili si sono accordati per il rispettivo “desiderio di evitare la confusione pubblica e il conflitto, presente o futuro, in qualsiasi parte del mondo”, Mario Valentino è autorizzato a “utilizzare e registrare il nome completo Mario Valentino o M. Valentino o Valentino o le lettere MV o V esclusivamente all’esterno, insieme a Mario Valentino all’interno e sulla confezione di tutti i prodotti in pelle o finta pelle o altro materiale.”
Annunci di Mario Valentino
Quell’accordo servì al suo scopo pacificatore per quasi 4 decenni, durante i quali il marchio Mario Valentino trovò fan famosi in Jacqueline Kennedy Onassis, Elizabeth Taylor, Catherine Deneuve, e una lunga lista di attrici italiane, tra gli altri, ed è entrato in collaborazioni “con designer del calibro di Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Gianni Versace”, così come il famoso fotografo Helmut Newton, che ha scattato campagne pubblicitarie per il marchio.
Ma ora, la Valentino S.p.A. fondata da Garavani. è nel mezzo di una battaglia ad alta posta in gioco con Mario Valentino per il suo nome, con la casa di moda italiana che accusa Mario Valentino e il suo licenziatario americano di “essere attivamente impegnati in una campagna per scambiare la buona volontà di Valentino nel mercato delle borse degli Stati Uniti.
Secondo una recente decisione del Tribunale di Milano incentrata sul contenuto dell’accordo di coesistenza di 40 anni delle parti, Mario Valentino sta violando l’accordo delle parti “vendendo numerosi modelli di borse etichettati in un modo che non è consentito dall’accordo di coesistenza”, dando così luogo a “proprio il tipo di confusione dei consumatori che l’accordo era destinato a prevenire”.”
Il Tribunale di Milano ha dichiarato a maggio che Mario Valentino non ha rispettato il contratto giuridicamente vincolante delle parti, che stabilisce che Mario Valentino è “autorizzato a utilizzare il marchio ‘V’ o ‘Valentino’ all’esterno delle sue borse, ma non può utilizzare i marchi ‘V’ e ‘Valentino’ insieme, e deve anche utilizzare il marchio ‘Mario Valentino’ all’interno e sulla confezione di tutte le borse per evitare confusione nel consumatore.”
Siamo arrivati al 22 giugno e Valentino S.p.A. ha portato la sua battaglia negli Stati Uniti, intentando una causa contro Mario Valentino e il suo licenziatario Yarch Capital, LLC in una corte federale della California, e sostenendo che come risultato della loro violazione dell’accordo, sono impegnati in una falsa pubblicità, concorrenza sleale, e violazione del brevetto di design.
Secondo Valentino S.p.A.Mario Valentino e Yarch Capital hanno preso a “commercializzare le loro borse con imballaggi e relativa letteratura che identificano in modo evidente le borse come provenienti da ‘Valentino,'” e facendo uso del logo “V” di Valentino, come vietato dal loro accordo globale di coesistenza, “mentre minimizzano o omettono completamente il fatto che si tratta di borse concesse in licenza da Mario Valentino S.Questa stessa pratica di omettere il nome “Mario” si estende a un recente comunicato stampa inviato da Yarch Capital per promuovere il lancio della linea di borse Mario Valentino, che Valentino S.p.A. sostiene “usa ‘Valentino’ 20 volte, ma ‘Mario Valentino’ appare solo due volte, di cui una sepolta in fondo al comunicato stampa.”
I brevetti di design di Valentino (a sinistra) & Le borse di Mario Valentino (a destra)
Al fine di confondere i consumatori a credere che la loro collezione di borse sia affiliata a Valentino S.p.A. quello stesso comunicato che chiama “Valentino uno dei migliori marchi al mondo”, in riferimento a Mario Valentino, e chiama il suo designer “un nome di spicco che le persone in tutto il mondo conoscono bene.”
Più di questo, Valentino S.p.A. sostiene che Mario Valentino e Yarch Capital hanno notevolmente aumentato i prezzi delle loro borse per essere “più vicini ai prezzi associati alle borse Valentino”, e “hanno ulteriormente aumentato il rischio di confusione copiando i disegni delle borse Valentino, compresi i disegni coperti da validi brevetti di design”. (La forza delle rivendicazioni dei brevetti di design sembra essere almeno un po’ debole, date le differenze tra le borse delle due aziende; la forma della borsa “Rock” di Mario Valentino è probabilmente più simile alla borsa Antigona di Givenchy che alla tote Rockstud di Valentino, protetta da brevetto).
Tale comportamento, afferma Valentino S.p.A., è “intenzionale e deliberato” e ha causato e “continuerà a causare a Valentino danni finanziari e di reputazione”, in parte perché le sue “borse sono state fondamentali per mantenere il valore del leggendario marchio Valentino nel XXI secolo”. Valentino S.p.A. sostiene che la sua categoria di borse – che ha raggiunto un livello di “prestigio” che quella di Mario Valentino semplicemente non ha – ha “rappresentato oltre 700 milioni di dollari di entrate negli ultimi cinque anni, oltre 100 milioni di dollari negli Stati Uniti.”
Con tutto questo in mente, Valentino S.p.A. chiede un provvedimento ingiuntivo che impedisca agli imputati di “impegnarsi in qualsiasi atto che inganni o possa ingannare i consumatori sulla provenienza delle loro merci”, e di vendere qualsiasi prodotto che violi le sue borse protette da brevetto. Il marchio di moda ha chiesto alla corte di richiedere agli imputati di produrre “una contabilità e un riconoscimento di tutti i guadagni, profitti, risparmi e vantaggi realizzati … condotta illecita,” e per un riconoscimento dei profitti realizzati dagli imputati.
*La causa è Valentino S.p.A., contro Mario Valentino S.p.A.; Yarch Capital, LLC, 2:19-cv-6306 (C.D.Cal.).