THE FASHION LAW EXCLUSIVE – Valentino is niet het eerste modehuis dat de naam Valentino draagt. Hoewel het Italiaanse merk – dat zijn start kende in 1960 onder het toeziend oog van zijn gelijknamige stichter Valentino Garavani – gemakkelijk het bekendste merk ter wereld is met zo’n naam, met zijn buitenaardse couture, lange lijst van celebrity fans, en een stal van felbegeerde accessoires, was een gelijknamig bedrijf het eigenlijk voor op de markt. Toen Garavani zijn eerste winkel opende, was er in Italië al een niet-verwante Mario Valentino actief, met schoeisel en later lederwaren, sinds 1952 onder de naam Mario Valentino.
Van bij het begin beweert Valentino S.p.A. dat “door hun gelijkaardige namen en overlappende goederen,” de twee bedrijven “problemen ondervonden met verwarring bij de consument,” waardoor ze in 1979 een co-existentie-akkoord sloten.
Volgens deze overeenkomst, die de gelijknamige modemerken overeenkwamen te smeden vanwege hun respectievelijke “wens om verwarring en conflicten bij het publiek te vermijden, nu of in de toekomst, in elk deel van de wereld,” mag Mario Valentino “de volledige naam Mario Valentino of M. Valentino of Valentino of de letters MV of V uitsluitend aan de buitenkant gebruiken en registreren, samen met Mario Valentino aan de binnenkant en op de verpakking van alle goederen die gemaakt zijn van leder of kunstleder of een ander materiaal.”
Mario Valentino advertenties
Die overeenkomst heeft bijna 4 decennia dienst gedaan als vredesakkoord, gedurende welke tijd het merk Mario Valentino beroemde fans vond in Jacqueline Kennedy Onassis, Elizabeth Taylor, Catherine Deneuve, en een lange lijst van Italiaanse actrices, en ging samenwerkingen aan “met ontwerpers van het kaliber van Karl Lagerfeld, Giorgio Armani, Gianni Versace,” evenals met de beroemde fotograaf Helmut Newton, die reclamecampagnes voor het merk schoot.
Maar nu, de door Garavani opgerichte Valentino S.p.A. in een hoogoplopende strijd verwikkeld met Mario Valentino over zijn naam. Het Italiaanse couturehuis beschuldigt Mario Valentino en zijn Amerikaanse licentiehouder ervan “actief betrokken te zijn bij een campagne om Valentino’s goodwill op de Amerikaanse handtassenmarkt te verhandelen.”
Volgens een recente uitspraak van de rechtbank van Milaan, waarin de inhoud van de 40 jaar oude co-existentie-overeenkomst tussen de partijen centraal staat, schendt Mario Valentino de overeenkomst tussen de partijen door “talrijke modellen handtassen te verkopen met een etiket dat niet is toegestaan volgens de co-existentie-overeenkomst”, waardoor “precies het soort verwarring bij de consument ontstaat dat de overeenkomst wilde voorkomen.”
De rechtbank van Milaan oordeelde in mei dat Mario Valentino zich niet heeft gehouden aan de juridisch bindende overeenkomst tussen de partijen, waarin staat dat Mario Valentino “het merk ‘V’ of ‘Valentino’ mag gebruiken op de buitenkant van zijn handtassen , maar niet het merk ‘V’ en ‘Valentino’ samen mag gebruiken, en ook het merk ‘Mario Valentino’ moet gebruiken op de binnenkant en de verpakking van alle handtassen om verwarring bij de consument te voorkomen.”
Snel vooruit naar 22 juni en Valentino S.p.A. heeft genomen haar strijd stateside, het indienen van een rechtszaak tegen Mario Valentino en zijn licentiehouder Yarch Capital, LLC in een federale rechtbank in Californië, en beweert dat als gevolg van hun schending van de overeenkomst, zij zich bezighouden met valse reclame, oneerlijke concurrentie, en het ontwerp octrooi inbreuk.
Volgens Valentino S.p.A.hebben Mario Valentino en Yarch Capital “hun handtassen op de markt gebracht met verpakkingen en bijhorende documentatie die duidelijk aangeven dat de handtassen van ‘Valentino’ zijn,” en met gebruik van Valentino’s ‘V’-logo, zoals verboden door hun wereldwijde co-existentieovereenkomst, “terwijl ze het feit dat het handtassen zijn onder licentie van Mario Valentino S. p.A.,” en niet van Valentino S. p.A., “minimaliseren of volledig weglaten.p.A.”, en niet Valentino S.p.A. Diezelfde praktijk van het weglaten van de ‘Mario’ naam, strekt zich uit tot een recent persbericht, verstuurd door Yarch Capital om de lancering van de Mario Valentino handtassenlijn te promoten, waarvan Valentino S.p.A. beweert dat “Valentino’ 20 keer ‘Valentino’ gebruikt, maar ‘Mario Valentino’ slechts 2 keer verschijnt, waarvan 1 keer onderaan het persbericht.”
Valentino’s design patenten (links) & Mario Valentino tassen (rechts)
Om consumenten in verwarring te brengen door te geloven dat hun handtassen collectie is aangesloten bij Valentino S.p.A. wordt in datzelfde bericht dat “Valentino een van de topmerken in de wereld is”, verwezen naar Mario Valentino, en wordt de ontwerper “een topontwerpersnaam genoemd waar mensen wereldwijd bekend mee zijn.”
Meer dan dat, Valentino S.p.A. Mario Valentino en Yarch Capital de prijzen van hun tassen aanzienlijk hebben verhoogd om “dichter bij de prijzen te komen die geassocieerd worden met Valentino tassen,” en “het verwarringsgevaar verder hebben vergroot door het kopiëren van de ontwerpen van Valentino’s handtassen, met inbegrip van ontwerpen die gedekt worden door geldige modeloctrooien.” (De kracht van de aanspraken op het modeloctrooi lijkt op zijn minst enigszins zwak te zijn, gezien de verschillen tussen de tassen van de twee bedrijven; de vorm van Mario Valentino’s “Rock” tas vertoont aantoonbaar meer gelijkenis met Givenchy’s Antigona tas dan met Valentino’s gepatenteerde Rockstud tote).
Dit gedrag, beweert Valentino S.p.A., is “opzettelijk en doelbewust” en heeft Valentino financiële schade en reputatieschade toegebracht en “zal dat blijven doen,” deels omdat zijn eigen “handtassen van cruciaal belang zijn geweest om de waarde van het legendarische merk Valentino te handhaven in de 21ste eeuw.” Valentino S.p.A. beweert dat zijn handtassencategorie – die een prestige heeft bereikt dat Mario Valentino’s gewoon niet heeft – “goed is voor meer dan 700 miljoen dollar omzet in de afgelopen vijf jaar, meer dan 100 miljoen dollar in de Verenigde Staten.”
Met dit alles in gedachten, wil Valentino S.p.A. een voorlopige voorziening die de gedaagden verbiedt “zich bezig te houden met handelingen die consumenten misleiden of kunnen misleiden over de herkomst van hun goederen,” en met het verkopen van producten die inbreuk maken op zijn handtassen, waarop een designpatent rust. Het modemerk heeft de rechtbank gevraagd om van de gedaagden te eisen “een boekhouding en toekenning van alle winsten, winsten, besparingen en voordelen die zijn gerealiseerd … onrechtmatig gedrag,” en om een toekenning van de winsten die door de gedaagden zijn gemaakt.
*De zaak is Valentino S.p.A., v. Mario Valentino S.p.A.; Yarch Capital, LLC, 2:19-cv-6306 (C.D.Cal.).