THE FASHION LAW EXCLUSIVE – Valentino är inte det första modehuset som bär namnet Valentino. Det italienska varumärket – som startade 1960 under ledning av sin grundare Valentino Garavani – är utan tvekan det mest kända varumärket i världen som har ett sådant namn, med sin utomvärldsliga couture, sin långa lista av kända fans och sitt utbud av eftertraktade accessoarer, men ett företag med samma namn var faktiskt före det på marknaden. När Garavani först öppnade sin butik fanns det redan en Mario Valentino i Italien som erbjöd skor och därefter lädervaror och som sedan 1952 verkat under namnet Mario Valentino.
Nästan från början hävdar Valentino S.p.A. att ”på grund av att deras namn är lika och att deras varor överlappar varandra”, upplevde de två företagen ”problem med förvirring hos konsumenterna”, vilket ledde till att de 1979 ingick ett avtal om samexistens.
Enligt detta avtal, som de två modevarumärkena med liknande namn kom överens om att ingå på grund av deras respektive ”önskan att undvika allmän förvirring och konflikt, nu eller i framtiden, i någon del av världen”, får Mario Valentino ”använda och registrera det fullständiga namnet Mario Valentino eller M. Valentino eller Valentino eller bokstäverna MV eller V uteslutande på utsidan, tillsammans med Mario Valentino på insidan och på förpackningen för alla varor som är tillverkade av läder, konstläder eller annat material.”
Mario Valentino-annonser
Detta avtal tjänade sitt fredsskapande syfte i nästan fyra decennier, under vilka Mario Valentino-märket hittade berömda fans i Jacqueline Kennedy Onassis, Elizabeth Taylor, Catherine Deneuve och en lång rad italienska skådespelerskor, och inledde ett samarbete ”med designers av Karl Lagerfelds, Giorgio Armanis och Gianni Versaces kaliber” samt med den berömda fotografen Helmut Newton, som fotograferade reklamkampanjer för märket.
Men nu har den av Garavani grundade Valentino S.p.A. mitt i en kamp med höga insatser med Mario Valentino om sitt namn, där det italienska couturehuset anklagar Mario Valentino och dess amerikanska licenstagare för att ”aktivt delta i en kampanj för att byta ut Valentinos goodwill på den amerikanska handväskemarknaden”.”
Enligt ett nyligen fattat beslut från domstolen i Milano, som handlar om innehållet i parternas 40 år gamla avtal om samexistens, bryter Mario Valentino mot parternas avtal genom att ”sälja ett stort antal handväskemodeller som är märkta på ett sätt som inte är tillåtet enligt avtalet om samexistens”, vilket ger upphov till ”den typ av förvirring hos konsumenterna som avtalet var avsett att förhindra”.”
Domstolen i Milano fastslog i maj att Mario Valentino inte hade följt parternas rättsligt bindande avtal, där det står att Mario Valentino har ”rätt att använda märket ’V’ eller ’Valentino’ på utsidan av sina handväskor , men inte rätt att använda märkena ’V’ och ’Valentino’ tillsammans, och att Mario Valentino också måste använda märket ’Mario Valentino’ på insidan och på förpackningen av alla handväskor för att undvika förvirring hos konsumenterna”.”
Framåt till den 22 juni och Valentino S.p.A. har tagit sin kamp till USA och stämt Mario Valentino och dess licenstagare Yarch Capital, LLC i en federal domstol i Kalifornien och hävdar att de, till följd av deras brott mot avtalet, ägnar sig åt falsk reklam, illojal konkurrens och intrång i designpatent.
Enligt Valentino S.p.A.I den nyligen inlämnade stämningsansökan har Mario Valentino och Yarch Capital börjat ”marknadsföra sina handväskor med förpackningar och tillhörande litteratur som tydligt identifierar väskorna som från ’Valentino'” och använder Valentinos ”V”-logotyp, vilket är förbjudet enligt det globala avtalet om samexistens, ”samtidigt som de tonar ner eller utelämnar helt och hållet det faktum att det rör sig om väskor som är licensierade av Mario Valentino S. p.p.a.”.p.A.” och inte Valentino S.p.A. Samma praxis att utelämna namnet ”Mario” gäller även ett pressmeddelande som nyligen skickades ut av Yarch Capital för att marknadsföra lanseringen av handväskelinjen Mario Valentino, där Valentino S.p.A. hävdar att ”Valentino” används 20 gånger, men att ”Mario Valentino” endast förekommer två gånger, varav en gång längst ner i pressmeddelandet”.”
Valentinos designpatent (vänster) & Mario Valentino-väskor (höger)
För att förvirra konsumenterna och få dem att tro att deras handväskekollektion är ansluten till Valentino S.p.A. samma meddelande där man kallar ”Valentino för ett av de främsta varumärkena i världen”, med hänvisning till Mario Valentino, och där man kallar designern för ”en toppdesigner som människor världen över är bekanta med”.
Mer än så har Valentino S.p.A. hävdar att Mario Valentino och Yarch Capital har höjt priserna på sina väskor avsevärt för att ligga ”närmare de priser som förknippas med Valentinos väskor” och ”har ytterligare ökat risken för förväxling genom att kopiera designen på Valentinos handväskor, inklusive design som omfattas av giltiga designpatent”. (Styrkan i påståendena om designpatent verkar vara åtminstone något svag, med tanke på skillnaderna mellan de två företagens väskor; formen på Mario Valentinos ”Rock”-väska har större likhet med Givenchys Antigona-väska än Valentinos patentskyddade Rockstud-väska).
Valentino S.p.A. hävdar att detta beteende är ”uppsåtligt och avsiktligt” och att det har orsakat och ”kommer att fortsätta att orsaka Valentino ekonomisk skada och skada dess rykte”, delvis på grund av att dess egna ”handväskor har varit avgörande för att bibehålla värdet av det legendariska varumärket Valentino in i det tjugoförsta århundradet”. Valentino S.p.A. hävdar att dess handväskekategori – som har uppnått en nivå av ”prestige” som Mario Valentinos helt enkelt inte har – har ”stått för mer än 700 miljoner dollar i intäkter under de senaste fem åren, mer än 100 miljoner dollar i USA”.”
Med allt detta i åtanke söker Valentino S.p.A. ett föreläggande som förbjuder de tilltalade från att ”delta i handlingar som vilseleder eller sannolikt kommer att vilseleda konsumenterna när det gäller varornas ursprung” och från att sälja produkter som gör intrång i dess designpatentskyddade handväskor. Modemärket har begärt att domstolen ska kräva att de svarande ska lägga fram ”en redovisning och en tilldelning av alla vinster, vinster, besparingar och fördelar som realiserats … olovligt beteende” och en tilldelning av de vinster som de svarande gjort.
*Målet är Valentino S.p.A., mot Mario Valentino S.p.A.; Yarch Capital, LLC, 2:19-cv-6306 (C.D.Cal.).